Revue juridique n° 7 - Jurisprudence V

CA de Paris – Pôle 05 ch. 01. 24 septembre 2019 n° 107/2019

Pompes funèbres – Marque – Nom de domaine – Publicité comparative – Enseigne – Déchéance – Sociétés - Collection

Dans le contentieux opposant la société P-L et la société F-L, la cour d’appel de P… confirme qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les deux marques.
La cour d’appel de Paris infirme seulement le jugement du TGI de P… du 7 septembre 2017 sur le quantum des dommages et intérêts prononcés au titre de la publicité comparative dénigrante.

La cour rappelle que la société P-L, immatriculée au registre du commerce depuis le 17 février 2010, indique venir aux droits de G C (qui exerçait dans le domaine des pompes funèbres depuis 1982) et de la société R (fondée en 2003 par G C et ayant pour activité principale l'exploitation d'un réseau de licenciés dans le domaine des pompes funèbres) en vertu de contrats du 12 février 2010 ;

Qu'elle revendique à ce titre être titulaire de la marque française semi-figurative déposée en couleurs avec des lettres vertes et un contour noir, enregistrée le 18 juin 2001, sous le numéro 000 (ci-après la marque F 7) et renouvelée pour désigner les articles de marbrerie, à savoir : plaques funéraires  en marbre, dalles funéraires en marbre et les articles  funéraires, à savoir : plaques funéraires  non métalliques, plaques funéraires en granite de la classe 19 ;
- les articles funéraires, à savoir : plaques funéraires en bronze, colombes en bronze de la classe 6 ;
- les articles funéraires, à savoir : vases en porcelaine avec emplacement pour une photographie, plaques en porcelaine avec emplacement pour une photographie de la classe 21 ;
- les articles funéraires, à savoir : vases en métaux précieux, plaques en métaux précieux de la classe 14 ; les cercueils de la classe 20 ; les fleurs artificielles de la classe 26 ; les services de terrassement de la classe 37 ; les plantes et fleurs naturelles de la classe 31 ; les pompes funèbres de la classe 42, devenue classe 45 en 2002 ;

Qu'elle revendique aussi utiliser le signe P-L à titre de dénomination sociale, d'enseigne et de nom commercial, parfois avec l'ajout d'un élément figuratif composé de quatre visages présentés de profil dans un camaïeu de verts ;

Qu'elle revendique enfin être titulaire depuis le 29 octobre 2010 du nom de domaine "G C.com" réservé à son nom sur lequel elle communique sur ses activités et la possibilité de rejoindre son réseau sur le site Internet correspondant ;
Qu'elle indique qu'en 2010 Z C, fils de F C (lequel avait antérieurement développé des services funéraires sous la marque R E), a souhaité se lancer dans une activité dans le domaine des pompes funèbres sous le nom de F-L et a déposé le 25 mars 2010 une demande d'enregistrement d'une marque française semi-figurative auprès de l'INPI P-F, ainsi représentée : que la société P-L s'étant opposée à cette marque, l'INPI a accueilli cette opposition le 29 décembre 2010 et la cour d'appel de P… par un arrêt du 1er juillet 2011 a pris acte du retrait de la marque par Z C ;

Que Z C ayant déposé 4 mars 2011 sous le n° 113811515 (ci-après la marque F 5) une demande d'enregistrement d'une nouvelle marque semi-figurative en couleurs, écriture blanche sur fond rouge, F-L pour désigner : les produits de marbrerie non métalliques, à savoir monuments, stèles, dalles funéraires non métalliques ; objets d'art, statues, figurines en pierre, béton ou marbre ; pierres tombales ; encadrements de tombes ou tombes non métalliques de la classe 19 ; les services de financement ; contrats d'assurances pré-obsèques de la classe 36 ; pompes funèbres ; services de crémation ;

La société P-L s'est opposée à cette nouvelle marque, mais l'INPI a cette fois rejeté cette opposition par décision du 25 novembre 2011, considérant l'absence de risque de confusion avec la marque de la société P-L ;

Que, le 17 décembre 2010, Z C est devenu le gérant associé de la S-D, laquelle, ayant pour activité la location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, a acquis par licence du 4 avril 2011 le droit d'utilisation de la marque F-L ;

Que, les 18 et 26 février 2015, la société P-L a fait citer Z C et la société S-E en :
- contrefaçon de marque, concurrence déloyale pour atteinte à la dénomination sociale, à l'enseigne, au nom commercial et au nom de domaine,
- dénigrement par publicité comparative, et annulation de la marque semi-figurative F-L ;

Que, les 28, 29, 30 juin, 1er, 8 juillet et 5 août 2016, la société P-L a assigné aux mêmes fins les sociétés X-Y, en leur qualité de membres du réseau de franchise de la société SD ;

[…]

1 - Sur les dispositions non remises en cause en appel

Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a :
- Constaté le désistement d'instance et d'action de la société P-L à l'encontre de la société B-F et de la société BER F,
- Y sans objet l'irrecevabilité soulevée pour défaut de production des créances dans le cadre des procédures collectives des sociétés B-F et BER F,
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées :

a) pour défaut de production du certificat d'enregistrement de la marque n° 000,
b) pour autorité de la chose jugée attachée à la décision du directeur général de l'INPI du 25 novembre 2011,
c) pour autorité de la chose jugée et de la force de la chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2014,
d) absence de concession de licence portant sur les services de "pompes funèbres",
- Y l'action de la société P-L recevable ;
Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
[…]

2 - Sur la recevabilité des demandes en déchéance de marque et nullité en cause d'appel

2-1 - Sur la demande en déchéance de la marque F-L

Considérant que, dans ses conclusions d'appel, la société P-L demande à la cour de prononcer la déchéance de la marque F-L n° … à compter du 31 décembre 2016 pour défaut d'usage sérieux, pour la totalité des produits et services visés par son enregistrement ;

Que les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel ;

Que la société appelante, qui ne conteste pas que cette demande soit nouvelle, ne l'estime pas moins recevable dans la mesure où elle tendrait aux mêmes fins que la demande en nullité de cette marque formée en première instance, en l'espèce faire disparaître le signe F-L des registres de l'INPI ;

Mais considérant que l'annulation d'une marque a pour effet, à raison d'un vice initial, de faire disparaître ce droit privatif depuis l'origine, alors que le prononcé de sa déchéance, à raison d'un non usage postérieur à son enregistrement, ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement ; que, leurs fondements, conditions et effets étant différents, ces actions ne tendent pas aux mêmes fins et la demande en déchéance de la marque F-L n° 000, formée pour la première fois en cause d'appel, sera déclarée irrecevable ;

2-2 - Sur la demande de déchéance (et de nullité) de la marque P-L

Considérant que la société P-L soulève l'irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l'art. 910-4 du Code de procédure civile au motif que n'ayant pas été formulées dès les premières conclusions des intimées du 12 février 2018 elles ne pouvaient l'être dans leurs conclusions ultérieures du 31 décembre 2018 sans enfreindre le principe de concentration visé par ce texte ;

Que, lors de l'audience de plaidoiries du 18 juin 2019, la cour a mis d'office dans les débats la question de la recevabilité de ces demandes en ce qu'elles peuvent être analysées comme des appels incidents au regard des dispositions de l'art. 909 du Code de procédure civile, invitant aussi, par note d'audience prise au plumitif, les parties à présenter toutes observations utiles à cet égard ; qu'aucune note en délibéré n'a été produite ;

Considérant, ceci étant exposé, que selon l'art. 909 du Code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'art. 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Considérant que le jugement rendu le 7 septembre 2017 a notamment débouté les parties défenderesses (devenues intimées) de leurs demandes en nullité et en déchéance de la marque n° 000 P-L ;

Que la société P-L, qui a formé appel principal le 15 septembre 2017, a notifié le 13 décembre 2017 ses premières conclusions d'appel ;

Que les parties intimées ont notifié leurs premières conclusions le 12 février 2018 ; que ces écritures, prises dans le délai de trois mois de l'art. 909 du Code de procédure civile, ne comportent cependant aucune demande valant appel incident des dispositions du jugement qui avaient rejeté leurs demandes en nullité et en déchéance de la marque litigieuse ;

Que ce n'est que dans leur deuxième jeu de conclusions pris le 31 décembre 2018, puis dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2019, que les sociétés intimées demandent dans les 3° à 7° de leur dispositif la déchéance et "au surplus" l'annulation de la marque litigieuse, demandant l'infirmation du jugement de ce chef ;

Que cependant ces demandes, qui s'analysent comme des appels incidents du jugement, auraient dû être formées dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelante, soit au plus tard le 13 mars 2018 ; qu'ayant été formées au-delà de cette date, elles seront pour ce motif soulevé d'office déclarées irrecevables ;

3 - Sur la demande en contrefaçon de la marque P-L

Considérant que, pour demander l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande, la société P-L soutient d'abord que les parties intimées contrefont la marque F 7, non seulement par le dépôt de la marque F 5, mais aussi par de nombreux usages du patronyme C dans des enseignes, noms commerciaux, noms de domaine et logo ; que le jugement a méconnu le risque de confusion, caractérisé par la même architecture du signe, le même nombre de syllabes, le même patronyme distinctif et dominant C, le caractère descriptif du terme "S…", le caractère décoratif du diamant, le caractère insignifiant du prénom Z, outre l'identité ou à tout le moins la très forte similarité des produits et services ; que la renommée de la famille de Z C est indifférente ;

Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient et ceux repris ci-après ;

Sur la similitude des produits et services :

Considérant que la marque F 7 désigne les produits et services ci-après : les articles de marbrerie, à savoir : plaques funéraires en marbre, dalles funéraires  en marbre et les articles funéraires, à savoir : plaques funéraires non métalliques, plaques funéraires en granite de la classe 19 ;
- les articles funéraires, à savoir : plaques funéraires en bronze, colombes en bronze de la classe 6 ;
- les articles funéraires, à savoir : vases en porcelaine avec emplacement pour une photographie, plaques en porcelaine avec emplacement pour une photographie de la classe 21 ;
- les articles funéraires, à savoir : vases en métaux précieux, plaques en métaux précieux de la classe 14 ; les cercueils de la classe 20 ; les fleurs artificielles de la classe 26 ; les services de terrassement de la classe 37 ; les plantes et fleurs naturelles de la classe 31 ; les pompes funèbres de la classe 42, devenue classe 45 en 2002 ;
Que la marque F 5 désigne :
- les produits de marbrerie non métalliques, à savoir monuments, stèles, dalles funéraires non métalliques ; objets d'art, statues, figurines en pierre, béton ou marbre ; pierres tombales ; encadrement de tombe ou tombes non métalliques de la classe 19 ;
- les services de financement ; contrats d'assurances pré-obsèques de la classe 36 ;
- pompes funèbres ; services de crémation ;

Qu'il n'est pas contesté que les enseignes, noms commerciaux, noms de domaine et logo contestés utilisés par les parties intimées désignent des produits et services funéraires ;

Qu'il en résulte que les produits et services désignés par la marque F 5 et par les enseignes, noms commerciaux, noms de domaine et logos utilisés par les parties intimées sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque F 7 protégée ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif : déposé en couleurs avec des lettres vertes et un contour noir ; que, bien qu'elle ne l'exprime pas de manière parfaitement explicite dans ses écritures d'appel, la société appelante incrimine d'abord le signe de la marque F 5 tel qu'enregistré, soit le signe semi-figuratif en couleurs, écriture blanche sur fond rouge F-L, diamant de couleur bleutée :

Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Considérant que, visuellement, les parties verbales sont très différentes ; que, sauf le patronyme C en commun, la première comporte les termes "pompes funèbres" puis le prénom G, et la seconde le mot "S…" puis le prénom Z ; que le terme "S…", dont le directeur de l'INPI avait justement relevé qu'il ne figurait pas dans le dictionnaire, est à l'évidence, même pour une entreprise de services funéraires, distinctive ; que les couleurs utilisées sont opposées, vert sombre et noir pour la marque invoquée, rouge, blanc et bleuté pour le signe contesté ; qu'enfin seule la marque seconde comporte un élément strictement figuratif, un diamant de couleur bleutée, en position centrale ;

Considérant que, phonétiquement, les deux marques ont en commun le patronyme C ; que cependant ici encore les termes qui précèdent, F-P pour l'une et F-L pour l'autre, sont parfaitement dissemblables ;

Considérant que, conceptuellement, la marque première désigne explicitement des services de pompes funèbres, cependant que la seconde est très implicite, le seul emploi du mot "S…" étant mystérieux pour le profane, de même que le diamant pouvant être symbole d'éternité ;

Considérant que, dans ses écritures d'appel, la société P-L ne revendique pas la notoriété de sa marque ; qu'elle indique que le terme C serait distinctif, ce que les parties appelantes ne contredisent pas vraiment, sauf à indiquer avec justesse que ce patronyme est surtout connu du consommateur pour les hypermarchés du même nom, et qu'il est aussi celui de Z C ;

Considérant que, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;

Considérant dès lors que, nonobstant, d'une part, l'identité ou la très grande similarité des produits et services, d'autre part, la présence en commun dans le signe du patronyme C, la cour estime qu'en l'état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure, et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ; que le signe de la marque F 5 tel qu'enregistrée ne contrefait pas la marque F 7 ;

Considérant que la société appelante poursuit ensuite au titre de la contrefaçon de sa marque F 7 les usages du patronyme C dans les enseignes, noms commerciaux, noms de domaine et logos des parties intimées ;

Qu'elle incrimine successivement :

1 - deux articles dans la revue spécialisée R F : que la cour observe cependant que l'on retrouve les trois termes F-L en lettres rouges sur fond blanc très évocateurs de la marque F 5 ; que pour les mêmes raisons que ci-dessus aucun risque de confusion avec la marque F 7 n'est avéré ;

2 - des façades d'établissements F-L : que, bien que les photographies soient de mauvaise qualité, la cour observe cependant que l'on retrouve les trois termes F-L en lettres claires sur fond rouge, ainsi que le diamant bleuté, tous caractéristiques de la marque F 5 ; que pour les mêmes raisons que ci-dessus aucun risque de confusion avec la marque F 7 n'est avéré ;

3 - des adresses e-mail et noms de domaine : X@Y ;
Que cependant ces adresses et noms, qui n'ont pas pour objet premier de désigner des produits et services, comportent tous les mentions Z ou son diminutif "F" permettant de les distinguer d'adresses similaires concernant les P-L ; qu'aucun risque de confusion n'est suffisamment avéré ;

4 - des noms commerciaux : que, cependant, ces pièces qui sont de simples captures d'écran, n'ont pas une valeur probante suffisante pour caractériser un risque de confusion et une contrefaçon de la marque F 7 ;

5 - des logos : que, cependant, alors que l'on retrouve les trois termes F-L, dans le premier dans une couleur bleutée, dans le second en lettres rouges sur fond bleuté, dans les deux cas avec le diamant bleuté, tous caractéristiques de la marque F 5, aucune démonstration n'est alors faite d'un risque de confusion avec la marque F 7 ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en contrefaçon ;

Qu'alors qu'aucune argumentation n'appuie la demande en annulation de la marque F 5, celle-ci sera rejetée et le jugement encore confirmé ;

4 - Sur la demande en concurrence déloyale fondée sur l'imitation de la dénomination sociale, de l'enseigne, du nom commercial et du nom de domaine

Considérant, alors que l'argumentation de la société appelante est la même que celle-ci-dessus examinée au titre de la contrefaçon, il sera encore dit qu'aucun risque de confusion n'est suffisamment démontré et que les faits de concurrence déloyale et/ou parasitaire ne sont pas établis ; que le jugement sera confirmé ;

5 - Sur les faits de publicité comparative dénigrante

Considérant que la société P-L impute aux parties défenderesses devenues intimées la parution de publicités dans des journaux et sur YouTube utilisant les slogans tels que "le vrai C", "le vrai C, c'est le moins cher", "le vrai c, un prix moins cher", "le vrai c = un prix moins cher" ;

Que le tribunal est entré en voie de condamnation du chef de publicité comparative dénigrante, sauf à mettre hors de cause Z C à titre personnel dès lors que les faits avaient été commis en sa qualité de gérant ; qu'il a condamné les sociétés intimées in solidum à payer à la société P-L la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que la société P-L demande la confirmation du jugement, sauf à retenir la responsabilité personnelle de Z C, lequel aurait agi en dehors de ses fonctions, et à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 000 € à raison notamment de la réitération des faits depuis le prononcé du jugement ;

Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause à titre personnel Z C et son infirmation pour le surplus, estimant notamment qu'il ne serait pas établi que ces publicités viseraient spécifiquement la société P-L ; qu'elles contestent la réitération des faits ;

Considérant, ceci étant exposé, et alors que l'argumentation des parties est la même qu'en première instance, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a retenu que les faits dénoncés étaient constitutifs de publicité comparative dénigrante mais qu'ils ne pouvaient entraîner la responsabilité personnelle de Z C ; qu'il sera précisé, de première part, que ce message publicitaire, selon lequel seules les sociétés du réseau funéraire Z C seraient des "vrais c", induit nécessairement que toutes les autres, dont celles se recommandant de la société P-L, seraient des "faux c" ; qu'il s'agit évidemment d'une imputation publicitaire dénigrante ; que, de seconde part, quand bien même Z C aurait utilisé son compte Twitter personnel ou accordé des entretiens à des médias pour diffuser de tels messages, il ne peut être utilement soutenu que ces actes auraient été accomplis en dehors de ses fonctions de gérant, puisqu'ils avaient pour but de promouvoir la société dont il assurait la direction ; que le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs ;

Considérant, en revanche, qu'il est justifié que les faits dénoncés se sont poursuivis postérieurement au jugement du 7 décembre 2017 qui les avait condamnés ; qu'ainsi, le 20 mars 2019 à 11 : 39, la page d'accueil du site X , avec le logo F-L et le sous-titre "Le vrai C, au prix le moins cher" ; que le 29 mars 2019 à 17 : 54, la page d'accueil du site Y publiait le slogan "Le vrai C dans l'intérêt des familles" ; qu'à l'évidence la persistance de ces faits fautifs au-delà du jugement occasionne un préjudice renouvelé à la société appelante qu'il conviendra d'évaluer globalement à la somme de 10 000 € ; que le jugement sera très partiellement infirmé en ce sens ;

6 - Sur les autres mesures réparatrices

Considérant que le caractère ponctuel de la condamnation prononcée ne justifie pas une autre réparation que pécuniaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société demanderesse de ses demandes d'interdiction, de dépose, de suppression et de publication ;

7 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Considérant, alors que l'action est partiellement fondée, que la demande reconventionnelle en procédure abusive ne peut qu'être rejetée et le jugement sera confirmé ;

8 - Sur les frais et dépens

Considérant que, bien que les demandes de la société P-L aient été partiellement accueillies en ce qui concerne les faits de publicité comparative dénigrante, force est de constater qu'elles sont rejetées en ce qui concerne la contrefaçon, qui formait l'essentiel de son action judiciaire ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie garderait à sa charge les dépens et frais irrépétibles de première instance, et il sera statué de même pour ceux d'appel ;

Dispositif

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande en déchéance de la marque F-L,
Déclare irrecevables les appels incidents et les demandes tendant à la déchéance et à la nullité de la marque P-L,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts prononcés au titre de la publicité comparative dénigrante,
Infirmant très partiellement de ce seul chef,
Condamne in solidum XYZ D A à payer à la société P-L la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du fait de publicités comparatives dénigrantes,
Ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel.

Le président le greffier

Résonance n° 157 - Février 2020